Obowiązek używania znaku towarowego – kiedy można stracić prawo ochronne?

Wielu przedsiębiorców traktuje rejestrację znaku towarowego jak zdobycie trofeum. Otrzymują oni ozdobne świadectwo ochronne, wieszają je na ścianie w biurze i czują się bezpiecznie. Wychodzą z założenia, że monopol na markę jest dany raz na zawsze. Wystarczy tylko co 10 lat wnosić opłatę za przedłużenie ochrony.

Niestety, rzeczywistość prawna jest inna. System ochrony własności przemysłowej nie lubi martwych dusz. Rejestry urzędowe mają odzwierciedlać rzeczywisty rynek. Nie mogą być one blokowane przez znaki, które istnieją tylko na papierze. Dlatego ustawodawca nałożył na każdego właściciela kluczowy wymóg. Jest to obowiązek rzeczywistego używania znaku towarowego.

Zaniedbanie tego obowiązku rodzi poważne konsekwencje. Najgorszą z nich jest wygaszenie prawa ochronnego. Oznacza to, że możesz stracić swoją markę na wniosek konkurencji, nawet jeśli regularnie opłacasz urzędowe rachunki. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega ten obowiązek, co oznacza „rzeczywiste używanie” i jak uchronić się przed utratą praw do marki.

Dlaczego urząd wtrąca się w to, czy używasz swojego znaku? Odpowiedź leży w ekonomii. Liczba atrakcyjnych słów i symboli jest ograniczona. Gdyby firmy mogły rejestrować znaki „na zapas” i trzymać je w szufladzie przez dekady, nowi przedsiębiorcy nie mieliby jak nazwać swoich produktów. Rynek zostałby zablokowany.

Dlatego prawo mówi jasno. Monopol jest nagrodą za aktywność gospodarczą. Jeśli nie jesteś aktywny, nie zasługujesz na monopol. Musisz zwolnić miejsce dla innych. Ta zasada obowiązuje zarówno w Polsce (przed Urzędem Patentowym RP), jak i w Unii Europejskiej (przed EUIPO).

Ustawodawca rozumie, że biznes potrzebuje czasu. Wprowadzenie produktu na rynek to proces. Czasem rejestrujesz znak, zanim jeszcze wyprodukujesz pierwszą partię towaru.

Dlatego prawo przewiduje specjalny okres ochronny. Jest to 5 lat od daty rejestracji znaku. W tym czasie nikt nie może Ci zarzucić, że nie używasz marki.

Możesz zarejestrować znak w 2024 roku i trzymać go w „zamrażarce” do 2029 roku. W tym okresie Twoja ochrona jest pełna i nienaruszalna. Jednak w dniu, w którym mija 5 lat, parasol ochronny się składa. Od tego momentu każdy zainteresowany podmiot może sprawdzić Twoją aktywność. Jeśli konkurent złoży wniosek o wygaszenie Twojego znaku, będziesz musiał udowodnić, że w ciągu ostatnich 5 lat rzeczywiście korzystałeś z niego w obrocie.

To jest kluczowe pojęcie. Nie każde użycie znaku uratuje Cię przed wygaszeniem. Prawo wymaga używania „rzeczywistego” (ang. genuine use).

Co to oznacza w praktyce? Sądy i trybunały wypracowały szereg kryteriów. Używanie musi być:

1️⃣ Zewnętrzne: Musisz oferować towary lub usługi na rynku, do klientów. Używanie wewnętrzne (np. w notatkach służbowych, na firmowych kubkach tylko dla pracowników) się nie liczy.
2️⃣ W celu zdobycia lub utrzymania rynku: Użycie nie może być pozorne. Jeśli sprzedasz jedną sztukę towaru kuzynowi tylko po to, by wygenerować fakturę, sąd to odrzuci. Działanie musi mieć charakter komercyjny.
3️⃣ Dotyczyć zarejestrowanych towarów: Musisz używać znaku dla tych konkretnych produktów, które masz wpisane w świadectwie ochronnym.

Nie ma sztywnej liczby sprzedanych produktów, która gwarantuje bezpieczeństwo. Dla luksusowych jachtów sprzedaż trzech sztuk rocznie może być wystarczająca. Dla gumy do żucia sprzedaż tysiąca sztuk może być uznana za zbyt małą. Wszystko zależy od specyfiki branży.

To częsty dylemat. Zarejestrowałeś logo 10 lat temu. Od tego czasu zmieniły się trendy. Przeprowadziłeś rebranding. Twoje obecne logo różni się od tego w rejestrze. Czy to oznacza, że nie używasz znaku?

Niekoniecznie. Prawo pozwala na pewną elastyczność. Możesz używać znaku w postaci różniącej się od zarejestrowanej, ale pod jednym warunkiem. Zmiany nie mogą zmieniać charakteru odróżniającego znaku.

Dozwolone są drobne zmiany:
🔹Zmiana czcionki na nowocześniejszą (jeśli nazwa dominuje).
🔹Zmiana odcienia koloru.
🔹Usunięcie drobnych elementów ozdobnych.

Jeśli jednak zmienisz kluczowy element graficzny lub dodasz nowe, dominujące słowo, ryzykujesz. Urząd może uznać, że używasz zupełnie nowego znaku, a stary nie jest używany. Wtedy stary znak wygaśnie. Dlatego przy dużym rebrandingu zawsze zaleca się nowe zgłoszenie.

W przeszłości prawnicy doradzali: „Rejestruj wszystko, co się da!”. Firmy zgłaszały znaki dla odzieży, kosmetyków, elektroniki i usług transportowych, choć produkowały tylko buty.

Dziś ta strategia jest ryzykowna. Obowiązek używania dotyczy każdego towaru z osobna. Jeśli zarejestrowałeś znak dla „odzieży, obuwia i nakryć głowy”, a sprzedajesz tylko buty, konkurencja może zaatakować.

Złoży ona wniosek o wygaszenie znaku w części dotyczącej odzieży i czapek. I wygra. W rezultacie stracisz prawo do blokowania konkurencji w tych sektorach. Twój monopol zostanie ograniczony tylko do tego, co faktycznie sprzedajesz (czyli butów). Nazywamy to wygaszeniem częściowym.

Znak nie wygasa sam z siebie (chyba że nie wniesiesz opłaty). Aby doszło do wygaszenia z powodu nieużywania, ktoś musi złożyć wniosek. Zazwyczaj robi to konkurencja, która chce „oczyścić” przedpole dla własnej marki.

Postępowanie toczy się przed Urzędem Patentowym RP (lub EUIPO). Ciężar dowodu jest tutaj odwrócony. To nie wnioskodawca musi udowodnić, że Ty nie używasz znaku. To Ty, jako właściciel, musisz udowodnić, że go używasz.

Jest to sytuacja stresująca. Masz określony czas na przekopanie archiwum firmy. Musisz znaleźć faktury, katalogi, zdjęcia produktów na półkach, statystyki wejść na stronę www. Jeśli Twoja dokumentacja jest chaotyczna, możesz przegrać sprawę, nawet jeśli faktycznie działasz na rynku.

Czy istnieją sytuacje, w których nieużywanie znaku jest wybaczone? Tak, ale są to wyjątki bardzo wąskie. Prawo mówi o „ważnych powodach”.

Muszą to być przeszkody niezależne od woli właściciela znaku. Przykłady to:
🔶Wojna lub stan wyjątkowy.
🔶Embargo handlowe na dane towary.
🔶Długotrwałe oczekiwanie na decyzję urzędową (np. zezwolenie na sprzedaż leku).

Problemy finansowe firmy, brak surowców czy słaby popyt nie są ważnymi powodami. To ryzyko biznesowe, które obciąża przedsiębiorcę.

Co jeśli sam nie produkujesz towarów, ale udzieliłeś licencji innej firmie? Mam dobrą wiadomość. Używanie znaku przez licencjobiorcę (lub inny podmiot za Twoją zgodą) traktuje się tak samo, jak używanie przez właściciela.

Musisz jednak zadbać o dowody. Powinieneś mieć pisemną umowę licencyjną. Musisz też kontrolować, czy licencjobiorca faktycznie używa znaku w sposób prawidłowy. W razie sporu to Ty będziesz musiał przedstawić faktury sprzedażowe licencjobiorcy.

Znak towarowy jest jak mięsień. Nieużywany zanika. Obowiązek używania to mechanizm, który dba o higienę rynku. Dla Ciebie oznacza to jedno: rejestracja to nie koniec pracy, to dopiero początek zarządzania marką.

Utrata prawa ochronnego z powodu nieużywania to bolesna lekcja. Często dowiadujesz się o niej w momencie, gdy chcesz zaatakować konkurenta naruszającego Twoje prawa. Wtedy konkurent kontratakuje wnioskiem o wygaszenie Twojego znaku. Jeśli nie masz dowodów używania, Twoja broń staje się bezużyteczna.

Nie daj się zaskoczyć. Skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci przeprowadzić audyt Twoich znaków towarowych. Ocenimy, czy Twoje dowody używania są wystarczające i czy Twoje portfolio wymaga odświeżenia. Zadbaj o to, by Twoje prawo do marki było twarde jak skała, a nie tylko papierowe.