Urząd odmówił rejestracji znaku, który samodzielnie zgłosiłeś do ochrony? Taka sytuacja zdarza się częściej, niż mogłoby się wydawać – zwłaszcza gdy zgłaszający działają bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. Przedsiębiorcy często popełniają błędy już na etapie wyboru formy znaku czy klasyfikacji towarów i usług. Błędy te mogą z kolei skutkować odmową udzielenia prawa ochronnego.
W dalszej części artykułu wyjaśniam, co możesz zrobić w takiej sytuacji oraz jakie błędy najczęściej prowadzą do odmowy rejestracji.
Jak wygląda procedura zgłoszenia znaku towarowego?
Po tym jak zgłoszenie znaku wpłynie do Urzędu, Urząd sprawdza, czy wszystkie formalności się zgadzają. Cała procedura badania formalnego wygląda następująco:
W pierwszej kolejności – o ile data wpływu zgłoszenia nie budzi żadnych wątpliwości, Urząd nadaje zgłoszeniu nowy numer. W przypadku polskiego urzędu numer zgłoszenia będzie się zaczynał od litery Z. Jednocześnie, Urząd stwierdza datę, w której wpłynęło zgłoszenie oraz wysyła do Zgłaszającego potwierdzenie zgłoszenia znaku.
Jeśli zgłosisz znak za pomocą platformy internetowej Urzędu, potwierdzenie otrzymasz niemal natychmiast. W innym przypadku, potwierdzenie przyjdzie pocztą.
W dalszej kolejności Urząd sprawdza dalsze formalności. Przede wszystkim sprawdza, czy zapłaciłeś za swoje zgłoszenie oraz czy załączyłeś wszystkie wymagane dokumenty.
Jeśli brakuje opłaty, albo jakiegoś dokumentu, Urząd wezwie Cię do uzupełnienia braków, pod rygorem umorzenia postępowania. Umorzenie oznacza, że jeśli nie uzupełnisz braków, Urząd zamknie postępowanie i nie będzie się nim dalej w ogóle zajmował. Wówczas Twoje zgłoszenie upadnie.
Następnie Urząd sprawdzi, czy prawidłowo określiłeś swój znak. Przykładowo jeśli odbitka znaku jest niewyraźna, Urząd wezwie Cię do przesłania lepszej jakości odbitki.
Jednocześnie Urząd sprawdza, czy poprawnie uzupełniłeś wykaz towarów i usług. W przypadku braków lub błędów, Urząd może Cię wezwać np. do wyjaśnienia określeń niejednoznacznych. Może też pojawić się konieczność przeniesienia określenia z jednej klasy Klasyfikacji Nicejskiej do drugiej klasy.
Kiedy Urząd Patentowy może odmówić rejestracji znaku towarowego?
Jak już Urząd stwierdzi, że wszystkie formalności się zgadzają, przejdzie do badania merytorycznego. W żargonie prawniczym: badania bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Mówiąc inaczej, Urząd sprawdza, czy to co zgłosiłeś nadaje się na znak towarowy.
Krótka uwaga! Od 15 kwietnia 2016 r. znacznie ograniczono uprawnienia Urzędu Patentowego RP w zakresie odmowy rejestracji znaków towarowych. Kiedyś Urząd odmawiał rejestracji nowego znaku, gdy uznał że nowy znak jest podobny do wcześniejszego znaku, należącego do innego podmiotu. Wierz mi, Urząd bardzo często korzystał z możliwości i bardzo często nie miało to najmniejszego sensu. Na szczęście, teraz Urząd nie ma uprawnień do odmowy rejestracji znaku z uwagi na tzw. przeszkody względne.
Po 15 kwietnia 2016 r. Urząd może odmówić rejestracji znaku w toku badania formalnoprawnego tylko, jeśli znak spełnia przesłanki bezwzględne, wymienione w art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej („pwp”). Przepisy prawne (konkretnie wspomniany powyżej art. 1291 pwp) pozwalają Urzędowi odmówić rejestracji znaku towarowego w następujących przypadkach:
Art. 1291 pwp
1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:
(najczęstsze przyczyny odmowy, dotyczą samego znaku)
1) nie może być znakiem towarowym;
2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
5) składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;
(zła wiara zgłaszającego)
6) zostało zgłoszone w złej wierze;
(sprzeczność z porządkiem publicznym)
7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
(symbolika religijna, narodowa, symbole i pieczęcie)
8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
10) zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;
11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;
(wprowadzanie w błąd)
12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;
(ochrona nowych odmian roślin)
13) stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.
(dot. wyrobów alkoholowych)
2. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.
(ochrona nazw geograficznych)
3. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.
(chronione oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjne)
4. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.
Urząd odmówił rejestracji znaku – Co możesz zrobić?
Jeśli po zakończeniu badania formalnego, Urząd odmówił rejestracji znaku, oznacza to, że znalazł w Twoim zgłoszeniu jedną z powyższych wad. Pamiętaj, że pismo o odmowie z Urzędu nie jest jeszcze końcem. Nadal nasz możliwość podjęcia działań, które być może nawet uratują Twoje zgłoszenie.
A zatem co powinieneś zrobić po otrzymaniu odmowy rejestracji Twojego znaku:
- Przeczytaj uważnie pismo, które dostałeś od Urzędu.
- Znajdź termin wskazany w piśmie i go pilnuj!
- Ustal o co chodzi Urzędowi oraz to czy w piśmie jest jakaś wskazówka czy możesz coś zrobić, aby przekonać Urząd do zmiany zdania.
- Możesz też skontaktować się z Ekspertem, który wydał odmowę, aby wyjaśnił Ci o co chodzi albo z rzecznikiem patentowym (klik), który przejrzy odmowę i powie Ci czy możesz coś w ogóle zrobić, a jak tak to co.
- Podejmij rekomendowane działania, albo zleć je swojemu rzecznikowi patentowemu.
To, czy możesz jeszcze coś zrobić po odmowie rejestracji znaku, zależy od przyczyny, którą wskazał Urząd w swoim piśmie. Przy czym, coś o czym wiele osób zapomina (także niektórzy profesjonalni pełnomocnicy) jest to, że Urząd Patentowy jest organem administracyjnym. Oznacza to, iż Urząd musi wyjaśnić „petentowi” dlaczego nie może załatwić jego sprawy. W omawianym tu przypadku: dlaczego nie może zarejestrować określonego znaku towarowego.
Jeśli więc nie rozumiesz dlaczego Urząd odmawia rejestracji Twojego znaku, to masz prawo do szerszych wyjaśnień. W takiej sytuacji warto napisać do Urzędu prośbę o szersze wyjaśnienie Twoich wątpliwości. Możesz też podjąć próbę bezpośredniego kontaktu z ekspertem, który odmówił rejestracji znaku, aby Ci wyjaśnił powód odmowy.
Najczęstsze przyczyny odmowy rejestracji znaku towarowego
Oznaczenie nie może być znakiem towarowym.
Najczęściej będzie to sytuacja, gdy zgłoszony znak towarowy jest tak skomplikowany, że nie sposób jest objąć go jednym aktem poznawczym („rzutem oka”), bez konieczności uruchamiania dodatkowych, szczegółowych procesów myślowych. Będzie tak gdy np. jako znak towarowy zgłosisz długi wiersz, albo bardzo długi tekst na tle jakiejś grafiki. Wówczas, odbiorcy takiego oznaczenia, aby się z nim zapoznać, będą musieli się w niego „wczytać”, żeby go w ogóle „ogarnąć”. Nie jest to standardowe działania jeśli chodzi o znak towarowy. W konsekwencji taki znak nie będzie w ogóle postrzegany przez odbiorców jako znak towarowy sygnujący dany towar lub usługę. Stąd odmowa.
Rozwiązanie
Takiego znaku raczej już nie uratujesz. Trzeba zgłosić nowy znak, spełniający podstawowe wymagania dotyczące znaków towarowych.
Oznaczenie nie nadaje się odróżniania w obrocie towarów/usług.
Jeśli Urząd odmówił rejestracji znaku z uwagi na to, że Twoje oznaczenie nie nadaje się do odróżniania w obrocie Twoich towarów/usług, to niewiele możesz zdziałać. Takich zgłoszeń znaków z reguły nie da się już uratować. Odmowa ta dotyczy bowiem oznaczeń, które z swojej natury nie będą postrzegane jako coś co ma wskazywać na komercyjne pochodzenie towaru, czyli coś co nie nadaje się na element identyfikujący jakiegoś producenta, czy markę. Takimi oznaczeniami mogą być, np. symbole typu „!”, „?”, pojedyncze litery typu „S”, czy „XL”, liczby np. „300”, popularne kształty (np. kształt zwykłej butelki), czy zwroty np. „.com”.
Rozwiązanie
Jedyne co możesz zrobić to dodać do swojego symbolu coś dodatkowego, np. barwną i rozbudowaną grafikę. Po wprowadzonych zmianach zgłoś nowy znak. Możesz też porposić rzecznika patentowego o pomoc. Rzecznik wskaże Ci jakie elementy warto dodać do Twojego znaku, aby miał on szansę na rejestrację.
Oznaczenie jest opisowe w stosunku do towarów/usług.
Odmowa rejestracji znaku na tej podstawie jest najczęstsza. Pojawia się wtedy gdy (zdaniem Urzędu) zgłoszone oznaczenie składa się wyłącznie z elementów opisowych. Chodzi o elementy mogące służyć w obrocie do wskazania, m.in: rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczania, sposobu wytwarzania, składu, funkcji, przydatności. Czyli Twoje oznaczenie będzie opisowe jeśli Twoi odbiorcy będą natychmiast i bez namysłu rozpoznawać Twój produkt lub jakieś jego cechy jednie po tym oznaczeniu i jednocześnie, w tym oznaczeniu nie będzie żadnych innych elementów nie opisowych (np. fantazyjnej czcionki czy dodatkowej grafiki). Przykładowo jeśli zgłosisz znak słowny „piwo jasne” dla piwa to będzie to znak opisowy. Ale jeśli zgłosisz znak słowno-graficzny zawierający zwrot „piwo jasne” i dodasz do niego jakąś fantazyjną grafikę albo swoje logo nie związane z piwem, to już ta przesłanka nie powinna mieć zastosowania i Urząd nie powinien mieć zastrzeżeń.
Rozwiązanie
Ta odmowa jest ściśle związana z wykazem towarów, więc zastanów się, czy nie warto po prostu usunąć jakichś towarów lub usług z wykazu. Informacje co do tego jakie towary powinieneś usunąć znajdziesz w odmowie Urzędu. Drugą opcją jest podjęcie sporu z Urzędem o ile jest taka możliwość. Wówczas należałoby przekonać Urząd, że Twój znak poza elementem opisowym posiada jeszcze jakiś inny element, który nie jest opisowy. Jeśli w Twoim znaku nie ma żadnego nieopisowego elementu, to być może Urząd źle odczytał znaczenie słów zawartych w Twoim zgłoszonym znaku. Być może wystarczy wyjaśnić Urzędowi, iż np. słowo „x” dla Twojego odbiorców oznacza „y”, a nie – jak wskazał Urząd – „x”.
Oznaczenie składa się wyłącznie z elementów powszechnie używanych.
Chodzi tu o dwa rodzaje oznaczeń, mianowicie: (1) oznaczenia, które weszły do języka potocznego oraz (2) oznaczenia które są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Nie muszą to być oznaczenia występujące w słownikach. Mogą to być (i najczęściej są) oznaczenia będące wynikiem nowomowy, odnoszące się do określonych towarów, bądź usług. Przykładami uzasadnionych odmów w tych przypadkach są znaki towarowe „PŁYNNE TAPETY” oraz „HERBATKA PO GÓRALSKU”.
Rozwiązanie
Jeśli Urząd odmówił rejestracji znaku z uwagi na w/w przyczynę, także w tym przypadku wykaz towarów i usług ma znaczenie. W zależności od uwag Urzędu, możesz rozważyć usuniecie niektórych towarów, bądź usług z wykazu. Być może to wystarczające do zmiany stanowiska przez Urząd. Ponadto w sprawie, musi być pewne, że rzeczywiście oznaczenie które chcesz zarejestrować jest powszechnie używane dla wskazanych przez Ciebie towarów. Czyli, że nie tylko Ty posługujesz się tym oznaczeniem, ale także Twoi konkurenci. Możesz więc podjąć próbę dyskusji z Urzędem, m.in. wykazując, że tylko Ty używasz tego oznaczenia tylko dla Twoich towarów. Wówczas warto jednocześnie podnieść, iż na rynku identyczne towary są określane inaczej. W konsekwencji, odbiorcy towarów będą kojarzyć zgłoszony przez Ciebie znak jedynie z Twoimi towarami.
Pamiętaj, że przedstawione w tym artykule rozwiązania mają charakter poglądowy i nie zawsze będą pasować do każdej sytuacji. Każda odmowa rejestracji znaku towarowego jest inna. Wszystko zaś zależy od tego, jaki znak został zgłoszony oraz jakie konkretne zarzuty postawił Urząd. W praktyce może się okazać, że skuteczne działanie będzie zupełnie inne niż to, które opisałam powyżej. Celem tego artykułu było jednak przede wszystkim pokazanie, że odmowa nie zawsze oznacza koniec. W wielu przypadkach warto, a wręcz trzeba, wejść w dialog z Urzędem i próbować przekonać go do zmiany stanowiska. Urząd też się czasem myli — i dobrze o tym pamiętać.
Bezpieczniej z rzecznikiem patentowym!
Jeśli Urząd odmówił rejestracji znaku, który sam zgłosiłeś możesz prowadzić rozmowy z Urzędem samodzielnie, bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Jednak z doświadczenia wiem, że to często kończy się niepowodzeniem. Bez odpowiedniej wiedzy, praktyki i znajomości podejścia Urzędu, łatwo popełnić błąd i ostatecznie stracić szansę na ochronę swojego znaku. Dlatego warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. Rzecznik oceni, jakie są realne szanse na zmianę decyzji Urzędu i podpowie, co ewentualnie zmienić w zgłoszeniu lub samym znaku. Dzięki temu unikniesz podobnych problemów w przyszłości.
Od ponad 14 lat wspieram przedsiębiorców w ochronie ich marek. Pomagam im bezpiecznie poruszać się po zawiłościach prawa własności przemysłowej, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Często zajmuję się opisanymi tu odmowami, wydawanymi przez Urząd Patentowy RP, jak i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu potrafię ocenić, czy warto podejmować z Urzędem dyskusje, czy jednak lepiej odpuścić.
Jeśli zatem otrzymałeś odmowę rejestracji znaku lub chcesz zgłosić nowy znak i chcesz uniknąć problemów, skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla ochrony Twojej marki.
