Twój znak towarowy to nie tylko logo na wizytówce. To składnik majątku Twojej firmy. Być może najcenniejszy. Skoro znak jest własnością, to tak jak mieszkanie czy samochód, można go wynająć. W prawie własności przemysłowej taki „wynajem” nazywamy licencją.
Licencja na znak towarowy to świetny sposób na skalowanie biznesu i pasywny dochód. Dzieje się tak na przykład we franczyzie lub gdy pozwalasz innej firmie produkować gadżety z Twoim logo. Wielu przedsiębiorców popełnia jednak błąd. Spisują umowę na kolanie lub ściągają darmowy wzór z Internetu.
To ryzykowna gra. Źle skonstruowana umowa licencyjna może doprowadzić do utraty renomy marki. W skrajnych przypadkach może nawet spowodować utratę praw do znaku. Z tego artykułu dowiesz się, jak bezpiecznie udostępnić swoją markę innym podmiotom i na tym zarobić.
Zobacz także: Co to jest znak towarowy?
Czym dokładnie jest licencja na znak towarowy?
Licencja to upoważnienie innej osoby do używania Twojego znaku towarowego. Ważne jest to, że nie przenosisz na nią prawa własności. Nadal jesteś właścicielem znaku. Twój partner biznesowy (licencjobiorca) zyskuje jedynie prawo do korzystania z niego na określonych zasadach.
Umowa licencyjna musi być zawarta na piśmie. Inaczej jest nieważna. Ustne ustalenia w tym zakresie nie mają żadnej mocy prawnej. Jeśli więc umówiłeś się z kontrahentem „na słowo”, że może używać Twojego logo, w świetle prawa on narusza Twój znak, a Ty nie masz skutecznej umowy.
Licencja wyłączna czy niewyłączna?
To pierwsze pytanie, jakie musisz sobie zadać. Rodzaj licencji determinuje strategię biznesową.
Licencja wyłączna
W tym modelu udzielasz prawa do znaku tylko jednemu podmiotowi na danym terenie. Nawet Ty, jako właściciel, możesz wyłączyć sobie prawo do używania znaku w tym zakresie (choć nie musisz). To rozwiązanie częste, gdy wchodzisz na rynek zagraniczny i szukasz jednego, silnego dystrybutora, który zainwestuje w promocję marki w swoim kraju. Wymaga to wpisu do rejestru Urzędu Patentowego, aby było w pełni skuteczne wobec osób trzecich.
Licencja niewyłączna
Tutaj możesz udzielić zgody wielu firmom jednocześnie na tym samym obszarze. To model typowy dla franczyzy (np. sieć restauracji) lub merchandisingu, gdzie logo trafia na koszulki czy zabawki różnych producentów. Możesz mieć nawet stu licencjobiorców i każdy z nich będzie płacił za prawo do korzystania z Twojej marki. Takie rozwiązanie pozwala na błyskawiczne skalowanie biznesu i budowanie szerokiej rozpoznawalności.
Kontrola jakości – najważniejszy punkt umowy
To jest absolutnie kluczowe. Jeśli pozwalasz komuś używać swojej marki, musisz mieć pewność, że nie zniszczy jej reputacji. Klienci kojarzą Twój znak z określoną jakością. Jeśli licencjobiorca zacznie sprzedawać marnej jakości produkty pod Twoim logo, klienci odwrócą się od Ciebie, nie od niego.
Dobra umowa licencyjna musi zawierać klauzule o kontroli jakości (quality control). Powinieneś zagwarantować sobie prawo do:
– Audytów w zakładzie licencjobiorcy.
– Zatwierdzania materiałów reklamowych przed ich publikacją.
– Weryfikacji próbek towarów.
– Natychmiastowego rozwiązania umowy, jeśli jakość spadnie poniżej ustalonego poziomu.
Brak kontroli nad licencjobiorcą może być w sądzie uznany za argument przeciwko Tobie. Znak może utracić zdolność odróżniającą, jeśli na rynku pojawi się chaos jakościowy firmowany tym samym symbolem. A zatem, źle skonstruowana licencja na znak towarowy może przyczynić się do zniszczenia Twojego znaku.
Zobacz także: Jak egzekwować swoje prawa do znaku towarowego? Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców
Zakres terytorialny i towarowy
Precyzja jest Twoim przyjacielem. W umowie musisz dokładnie określić, gdzie i do czego licencjobiorca może używać znaku.
Nie musisz dawać licencji na wszystko. Jeśli Twój znak jest zarejestrowany np. dla odzieży i kosmetyków, możesz udzielić jednej firmie licencji tylko na odzież, a drugiej tylko na kosmetyki.
To samo dotyczy terytorium. Możesz ograniczyć licencję do jednego województwa, całego kraju lub całej Unii Europejskiej. Jeśli nie określisz terytorium w umowie, domniemywa się, że licencja obejmuje terytorium całego obszaru, na którym znak jest chroniony.
Sublicencja – czy Twój partner może dzielić się znakiem?
Wyobraź sobie, że udzielasz licencji firmie X. Po miesiącu dowiadujesz się, że firma X udzieliła „dalszej licencji” firmie Y, której kompletnie nie znasz i której nie ufasz.
Aby uniknąć takiej sytuacji, musisz uregulować kwestię sublicencji. Zgodnie z prawem, licencjobiorca może udzielić dalszej licencji tylko wtedy, gdy ma na to wyraźną zgodę w umowie. Dla bezpieczeństwa warto jednak wpisać wprost zakaz udzielania sublicencji bez Twojej pisemnej zgody. Chcesz wiedzieć, kto posługuje się Twoją marką.
Opłaty licencyjne – jak na tym zarobić?
Kwestie finansowe to serce umowy. Istnieje wiele modeli rozliczeń.
- Opłata stała (ryczałt): Licencjobiorca płaci stałą kwotę co miesiąc lub rok, niezależnie od wyników sprzedaży. To daje Ci stabilność i przewidywalność przychodów.
- Procent od przychodów (royalty): Pobierasz określony procent od sprzedaży towarów oznaczonych Twoim znakiem. To motywuje obie strony, ale wymaga od Ciebie mechanizmów kontroli ksiąg rachunkowych partnera, aby uniknąć zaniżania raportów sprzedaży.
- Model mieszany: Niska opłata stała plus procent od sprzedaży.
W umowie warto też określić, kto ponosi koszty utrzymania ochrony znaku (opłaty urzędowe za przedłużenie ochrony). Zazwyczaj jest to obowiązek właściciela, ale w licencji wyłącznej można przerzucić ten ciężar na licencjobiorcę.
Wpis do rejestru – czy jest konieczny?
Wielu przedsiębiorców o tym zapomina. Udzielenie licencji warto zgłosić do Urzędu Patentowego. Wpis ten pojawi się w oficjalnym rejestrze znaków towarowych.
Dlaczego to ważne? Po pierwsze, buduje to wiarygodność marki. Widać, że jest ona aktywnie komercjalizowana. Po drugie, i ważniejsze, licencjobiorca wpisany do rejestru zyskuje (w pewnych okolicznościach) prawo do samodzielnego ścigania naruszeń znaku. Jest to szczególnie istotne przy licencji wyłącznej. Wpis do rejestru sprawia, że licencja jest skuteczna wobec każdego, a nie tylko między stronami umowy.
Jak zakończyć współpracę?
Małżeństwa z rozsądku też się kończą. Musisz przewidzieć scenariusz rozstania. Umowa powinna precyzyjnie określać okres wypowiedzenia oraz sytuacje, w których możesz zerwać współpracę w trybie natychmiastowym (np. rażące naruszenie wizerunku marki, brak płatności, upadłość licencjobiorcy).
Równie ważne jest to, co dzieje się po rozwiązaniu umowy. Co z towarem, który został w magazynie licencjobiorcy? Czy może go wyprzedać? Przez jaki czas? Zazwyczaj ustala się tzw. okres wyprzedaży (sell-off period), np. 3 lub 6 miesięcy, po którym licencjobiorca musi zniszczyć niesprzedane towary z Twoim logo lub usunąć z nich oznaczenia.
Podsumowanie
Licencja na znak towarowy to potężne narzędzie biznesowe. Pozwala Twojej marce być w wielu miejscach jednocześnie i generować zyski bez Twojego bezpośredniego zaangażowania operacyjnego. Jednak oddanie marki w obce ręce zawsze wiąże się z ryzykiem.
Traktuj umowę licencyjną jak instrukcję obsługi Twojego najcenniejszego zasobu. Im bardziej precyzyjna instrukcja, tym mniej awarii w przyszłości. Nie bój się stawiać twardych warunków dotyczących jakości. W końcu to Twoje nazwisko lub nazwa Twojej firmy jest na szali.
Skonsultuj swoją umowę
Planujesz udzielić licencji? A może ktoś proponuje Ci korzystanie z jego znaku? Nie podpisuj standardowych wzorów bez analizy. Pomogę Ci przygotować lub zweryfikować umowę licencyjną. Zadbamy o to, aby zabezpieczyć Twoje interesy finansowe, zapewnić Ci kontrolę nad jakością produktów i uregulować kwestie wyjścia ze współpracy. Dzięki temu Twoja marka będzie bezpieczna, a zyski stabilne.
Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Czy umowa licencyjna musi być na piśmie?
Tak. Prawo własności przemysłowej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ustna zgoda na używanie znaku nie jest skuteczną licencją.
Czym różni się licencja wyłączna od niewyłącznej?
Przy licencji wyłącznej prawo do używania znaku na danym polu otrzymuje tylko jeden podmiot (może to wykluczać nawet właściciela). Przy licencji niewyłącznej właściciel może udzielić zgody wielu różnym podmiotom jednocześnie.
Czy muszę zgłaszać licencję do Urzędu Patentowego?
Nie jest to obowiązkowe dla ważności samej umowy, ale jest bardzo zalecane. Wpis do rejestru sprawia, że licencja jest skuteczna wobec osób trzecich, co jest kluczowe przy dochodzeniu roszczeń.
Czy licencjobiorca może zmieniać wygląd mojego znaku?
Zasadniczo nie powinien. Znak powinien być używany w formie, w jakiej został zarejestrowany. Wszelkie zasady modyfikacji lub łączenia znaku z innymi elementami powinny być ściśle określone w księdze znaku (brand book) będącej załącznikiem do umowy.
Co to jest sublicencja?
To sytuacja, w której Twój licencjobiorca udziela dalszej licencji kolejnemu podmiotowi. Wymaga to Twojej wyraźnej zgody w umowie.
Jak ustalić opłatę licencyjną?
To kwestia biznesowa, nie prawna. Strony mają swobodę. Może to być kwota stała (ryczałt), procent od obrotu (tantiemy) lub model hybrydowy.
Co jeśli licencjobiorca psuje opinię mojej marki?
Dlatego kluczowe są zapisy o kontroli jakości. Jeśli umowa je zawiera, możesz wezwać go do poprawy jakości, a w razie braku reakcji – wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.
Czy licencja przechodzi na nabywcę znaku?
Zazwyczaj tak. Jeśli sprzedasz swój znak towarowy innej firmie, a znak był obciążony licencjami, to nowy właściciel wchodzi w Twoje buty i musi respektować istniejące umowy licencyjne (chyba że umowa stanowi inaczej).
Czy licencja może być bezterminowa?
W Polsce zawiera się umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony. Każda umowa na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana. Nie można zrzec się prawa do wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony.
Czy mogę udzielić licencji na niezarejestrowany znak?
Możesz udzielić licencji na „know-how” czy utwór w rozumieniu praw autorskich (logo), ale formalna licencja na znak towarowy w rozumieniu ustawy dotyczy znaków zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji.
Czy jako licencjodawca odpowiadam za wady produktów licencjobiorcy?
Zasadniczo producentem jest licencjobiorca i to on odpowiada za produkt. Jednak w prawie konsumenckim istnieje ryzyko, że odpowiedzialność spadnie na Ciebie jako na podmiot sygnujący towar własną marką (tzw. quasi-producent). Dlatego w umowie licencyjnej konieczne są klauzule, w których licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych do Ciebie (klauzula indemnifikacyjna).
Czy mogę udzielić licencji nieodpłatnie?
Z punktu widzenia prawa własności przemysłowej – tak, jest to dopuszczalne. Jednak musisz uważać na kwestie podatkowe. Dla licencjobiorcy nieodpłatne korzystanie ze znaku może być uznane za przychód z nieodpłatnych świadczeń. Dodatkowo, jeśli są to firmy powiązane, organy podatkowe mogą badać rynkowość takiej transakcji w kontekście cen transferowych.
