Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego to skuteczny sposób na uzyskanie ochrony w wielu krajach jednocześnie. Dzięki niej nie musisz składać osobnych wniosków w każdym państwie. Cała procedura odbywa się w ramach systemu madryckiego. System ten jest zarządzany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO – World Intellectual Property Organization).
Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego pozwala przedsiębiorcom w jednym zgłoszeniu objąć ochroną wybrane rynki zagraniczne. To rozwiązanie jest szczególnie istotne dla firm planujących ekspansję poza Unię Europejską. Upraszcza procedurę, obniża koszty rejestracji i zapewnia szeroki zasięg ochrony.
W tym artykule wyjaśnię Ci krótko, jak działa ten system i jakie są jego zalety. Dowiesz się także jakie pułapki mogą czyhać na przedsiębiorców, a także ile mniej więcej to kosztuje.
Czym jest system madrycki i jak działa?
System madrycki to mechanizm rejestracji międzynarodowej znaków towarowych. Umożliwia on zgłaszanie znaku do ochrony w wielu krajach na podstawie jednego zgłoszenia. Zarządza nim WIPO (World Intellectual Property Organization), a jego główną zaletą jest upraszczanie procesu ochrony znaków towarowych w różnych krajach.
W wielkim skrócie polega to na tym, że zamiast wynajmować pełnomocników w różnych krajach (także tych spoza Unii) i składać za ich pośrednictwem kilka oddzielnych wniosków o rejestrację znaku, składasz jeden wniosek bez udziału owych pełnomocników. Jest to spora oszczędność czasu i pieniędzy.
Najważniejsze cechy systemu madryckiego:
Kto może zgłosić znak towarowy przez WIPO?
Żeby skorzystać z systemu madryckiego, musisz spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, musisz mieć zarejestrowany lub zgłoszony tzw. znak bazowy w swoim kraju (np. w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO). Po drugie, musisz być obywatelem kraju będącego członkiem systemu madryckiego lub prowadzić tam działalność gospodarczą.
Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z systemu madryckiego na podstawie wcześniejszej polskiej rejestracji znaku lub rejestracji unijnej. Przy czym, możliwe jest także zgłoszenie znaku międzynarodowego na podstawie polskiego albo unijnego zgłoszenia znaku. Jest to duże ułatwienie, bo nie trzeba czekać, aż znak bazowy zostanie zarejestrowany.
Z reguły polskie firmy stosują system madrycki, jeśli ich zamiarem jest uzyskanie ochrony w krajach spoza Unii. Do krajów tych zalicza się obecnie także Wielką Brytanię, Norwegię, Islandię, Szwajcarię, czy Lichtenstein.
Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego alternatywą dla znaku unijnego.
Jednak, często stosuje się system madrycki dla zgłoszeń znaków towarowych na terenie Unii, którym odmówiono ochrony jako znakom unijnym. Skorzystanie z systemu madryckiego w ramach zgłoszeń na terytorium Unii często jest konieczne w wyniku sprzeciwu, bądź odmowy Urzędu. W pierwszym przypadku rejestracja będzie miała sens, jeśli przeszkodą w rejestracji znaku unijnego jest znak krajowy. W drugim, skorzystanie ze zgłoszenia WIPO będzie zalecane, gdy EUIPO stwierdzi, iż znak jest opisowy na terytorium jakiegoś kraju Unii. Wówczas zgłasza się ów znak jako znak międzynarodowy w państwach Unii Europejskiej, w których w/w przeszkody nie istnieją.
Przykład.
Jeśli zgłosisz znak unijny, ale wyjdzie że jest on bardzo podobny do krajowego znaku hiszpańskiego, EUIPO odmówi jego ochrony unijnej. Wówczas będziesz mógł zrobić konwersję swojego znaku unijnego na znak krajowy np. znak polski. Następnie na podstawie tego polskiego znaku będziesz mógł złożyć wniosek o jego ochronę międzynarodową w wybranych państwach Unii. W zależności od budżetu, będziesz mógł zgłosić swój znak we wszystkich poszczególnych krajach unijnych poza Hiszpanią.
Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego – PROCEDURA
Proces rejestracji znaku towarowego przez WIPO
(w wielkim skrócie) wygląda następująco:
Ile kosztuje międzynarodowa rejestracja znaku towarowego?
Całkowity koszt rejestracji znaku towarowego w systemie madryckim zależy od wielu czynników. Wpływ ma między innymi to, czy znak jest w kolorze. Istotna jest także liczba klas towarowych i usługowych. Koszty różnią się również w zależności od opłat poszczególnych krajów. Znaczenie ma także to, jaki znak został wskazany jako znak bazowy.
🔹Opłata za złożenie podania.
Jeśli znakiem bazowym jest znak polski, to opłatę za złożenie badania w wysokości 600 zł płaci się na konto UPRP. Jeśli zaś znakiem bazowym jest znak unijny, na konto EUIPO wpłaca się kwotę EUR 300.
🔹 Opłata podstawowa płatna na rzecz WIPO.
Opłata podstawowa wynosi 653 CHF dla znaków czarno-białych oraz 903 CHF dla znaków kolorowych.
🔹 Opłaty krajowe.
Zależą od poszczególnych krajów. Przykładowo, w USA jedna klasa kosztuje 530 CHF, a w Japonii 266 CHF. Natomiast Chiny pobierają tylko opłatę dodatkową 100 CHF bez względu na liczbę klas.
🔹 Opłaty za dodatkowe klasy towarowe/usługowe.
Jeśli znak ma chronić więcej niż jedną klasę, mogą pojawić się dodatkowe opłaty od dodatkowych klas towarowych. Wysokość tych dodatkowych opłat różni się pomiędzy poszczególnymi krajami.
Przykład.
Jeśli będziesz chciał rozszerzyć ochronę swojego słownego znaku towarowego unijnego, zarejestrowanego dla 3 klas towarowych w Chinach, Indiach oraz USA, to całkowity koszt opłat urzędowych tej rejestracji wyniesie łącznie: EUR 300 + 3 021 CHF.
W tym jest:
300 EUR opłaty bazowej
653.00 CHF opłaty podstawowej
499 CHF opłaty za terytorium Chin
279 CHF opłaty za terytorium Indii
1 590 CHF opłaty za terytorium USA
Przy czym, nie zapominaj, że z tych 3 072 CHF będziesz mógł odzyskać do EUR 700 dzięki dotacjom unijnym. Więcej dowiesz się z tego artykułu.
Najczęstsze problemy i pułapki
Niestety, w systemie międzynarodowym mogą pojawić się różnego rodzaju problemy. Jednakże, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, możemy zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Przykładowo:
🔸 Sprzeciwy lokalne
Niektóre krajowe urzędy patentowe mogą odrzucić znak, jeśli np. jest już podobny znak w ich rejestrze, bądź jeśli na danym rynku znak okaże się opisowy.
Rozwiązanie: Aby temu zapobiec, przed zgłoszeniem międzynarodowym warto przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku na danym rynku. Z takiego badania dowiesz się, czy Twój znak może zostać uznany w danym kraju za opisowy oraz czy jest tam jakiś wcześniejszy znak, który może stanowić przeszkodę w rejestracji Twojego znaku.
🔸 Zależność od znaku bazowego
Jeśli znak w Polsce lub UE zostanie unieważniony w ciągu 5 lat, automatycznie wygasa także rejestracja międzynarodowa.
Rozwiązanie: Musisz pilnować swojego znaku bazowego i chronić go niczym najcenniejszy skarb. Zgłaszając swój znak bazowy najlepiej mieć pewność, że nikt nie postawi mu zarzutu opisowości albo naruszenia cudzych praw. Samo zarejestrowanie znaku w Urzędzie nie da Ci takiej pewności w 100%, bowiem nawet jeśli Twoi konkurenci nie skorzystają z opcji sprzeciwu podczas procesu rejestracji Twojego znaku, zawsze będą mogli złożyć wniosek o jego unieważnienie, już po jego rejestracji.
🔸 Brak pełnej harmonizacji prawa znaków towarowych
Niektóre kraje mają dodatkowe wymagania formalne bądź inne systemy udzielania praw ochronnych na znaki towarowe.
Przykład: W Chinach Klasyfikacja towarów i usług jest dodatkowo podzielona na podklasy, czego nie ma polskim i unijnym systemie. W konsekwencji, Chiński ekspert, rozpatrujący zgłoszenie międzynarodowe będzie musiał dostosować wykaz towarów w Twoim znaku do klasyfikacji Chińskiej. Zrobi to sam, bez konsultacji z Tobą, a Ty nie będziesz miał nawet możliwości złożenia mu niezbędnych wyjaśnień. Może się więc okazać, że finalnie Twój chiński znak będzie chronił inne towary, niż towary chronione przez znak bazowy. W takiej sytuacji, gdy wykaz towarów znaku bazowego jest rozbudowany, warto rozważyć zgłoszenie znaku krajowego chińskiego, a nie znaku międzynarodowego.
Rzecznik patentowy pomoże Ci przejść przez cały proces.
Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego przez system madrycki to świetne rozwiązanie dla firm planujących działalność na rynkach zagranicznych. Jest to szybsza i tańsza alternatywa w porównaniu do składania osobnych wniosków w różnych krajach.
Jeśli zatem prowadzisz firmę w Polsce i chcesz chronić swoją markę globalnie, warto rozważyć rejestrację przez WIPO. Aby jednak uniknąć błędów i problemów oraz najbardziej optymalne dobrać ochronę swojego znaku, warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy pomoże przygotować strategię ochrony i przeprowadzi za Ciebie cały proces rejestracyjny. Dodatkowo pamiętaj, że rzecznik patentowy pomoże Ci w pozyskaniu dotacji unijnych na zgłoszenie.
Jeśli masz pytania dotyczące rejestracji międzynarodowej, skontaktuj się ze mną – pomogę Ci zabezpieczyć Twoją markę i obniżyć koszty jej uzyskania!
