Marka osobista w spółce rodzi pytanie, które często pojawia się dopiero wtedy, gdy biznes zaczyna rosnąć: kto właściwie powinien być właścicielem znaku towarowego – założyciel czy spółka?
Na początku działalności odpowiedź zwykle wydaje się prosta. Ekspert działa pod własnym nazwiskiem, sam tworzy ofertę i buduje rozpoznawalność. Jeśli rejestruje znak, naturalnym rozwiązaniem może być zgłoszenie go na siebie.
Z czasem sytuacja się zmienia. Powstaje spółka, pojawiają się wspólnicy, zespół i nowe produkty. To spółka finansuje kampanie, wystawia faktury i zawiera umowy z klientami. Marka nadal opiera się na nazwisku założyciela, ale korzysta z niej już cały biznes.
W takim momencie własność znaku przestaje być wyłącznie formalnością. Staje się decyzją biznesową, która może wpływać na rozwój spółki, relacje między wspólnikami, przyszłe inwestycje, sprzedaż firmy, a także kwestie podatkowe i finansowe.
Nie istnieje przy tym jeden model odpowiedni dla każdego przedsiębiorcy.
Czy znak towarowy marki osobistej może należeć do osoby fizycznej?
Tak. Osoba fizyczna może być właścicielem prawa ochronnego na znak towarowy. Dotyczy to również znaku zbudowanego z jej własnego imienia i nazwiska.
Sama rejestracja znaku na założyciela nie stanowi więc problemu.
Kwestia własności zaczyna mieć większe znaczenie dopiero wtedy, gdy z oznaczenia korzysta przede wszystkim spółka.
Wyobraźmy sobie ekspertkę, która przez kilka lat rozwijała działalność pod własnym nazwiskiem. Następnie zakłada spółkę z o.o. i przenosi do niej sprzedaż kursów, konsultacji i innych produktów. Zespół spółki korzysta z jej nazwiska w reklamach, na stronie internetowej i w materiałach sprzedażowych.
Formalnie znak może nadal należeć do niej prywatnie. Spółka powinna jednak mieć odpowiednią podstawę do korzystania z oznaczenia.
I właśnie tutaj pojawia się pierwsza istotna decyzja: przenieść znak do spółki czy pozostawić go przy założycielu i udzielić spółce licencji?
Co zmienia się, gdy marka osobista trafia do spółki?
Przy jednoosobowej działalności marka i osoba przedsiębiorcy są ze sobą bardzosilnie związane. Po utworzeniu spółki pojawia się jednak odrębny podmiot, nawet jeśli jedna osoba posiada 100% udziałów w tej spółce. Od tego momentu trzeba rozdzielić prawa należące prywatnie do założyciela od praw i aktywów wykorzystywanych przez spółkę.
Spółka zawiera umowy, zatrudnia ludzi, inwestuje w reklamę i rozwija produkty. Jeżeli korzysta przy tym z nazwiska, nazwy lub znaku należącego do założyciela, powinna mieć do tego odpowiednią podstawę prawną, np. licencję albo nabyć prawo do znaku.
Wtedy warto spojrzeć na znak jak na jeden z aktywów biznesu. Jeżeli spółka generuje przychody właśnie dzięki marce, brak jasnych praw do oznaczenia może w przyszłości tworzyć problemy. Szczególnie wtedy, gdy zmieni się skład wspólników, pojawi się inwestor albo założyciel postanowi odejść.
Dlatego pytanie o właściciela znaku najlepiej zadać zanim pojawi się konflikt lub transakcja.
Znak na osobę czy na spółkę – od czego zależy decyzja?
Nie ma jednej odpowiedzi. Najpierw trzeba spojrzeć na model biznesowy i plany dotyczące marki.
Znaczenie ma to, kto faktycznie prowadzi działalność pod danym oznaczeniem, kto finansuje jego rozwój i kto powinien czerpać z niego korzyści. Ważne są również plany dotyczące inwestora, sprzedaży biznesu, wejścia kolejnych wspólników czy wykorzystywania marki w kilku różnych przedsięwzięciach.
Inaczej będzie wyglądała sytuacja eksperta, który chce zachować pełną kontrolę nad własnym nazwiskiem i udostępniać markę kilku podmiotom. Inny model może być lepszy dla spółki, która ma stopniowo uniezależniać się od codziennego zaangażowania założyciela i w przyszłości zostać sprzedana.
Wybór właściciela znaku powinien więc wynikać z docelowego modelu biznesowego, a nie wyłącznie z tego, kto pierwszy złożył zgłoszenie.
Kiedy warto przenieść znak towarowy do spółki?
Przeniesienie znaku do spółki może być naturalnym rozwiązaniem, jeżeli to ona prowadzi całą działalność związaną z marką.
Ma to szczególne znaczenie, gdy spółka rozwija produkty, zatrudnia zespół, ponosi koszty reklamy i generuje większość przychodów pod danym oznaczeniem.
W takim modelu znak staje się jednym z aktywów przedsiębiorstwa.
Może to uprościć sytuację przy wejściu inwestora albo sprzedaży firmy. Potencjalny nabywca widzi wtedy, że kluczowa marka rzeczywiście należy do podmiotu, który chce kupić.
Takie rozwiązanie ogranicza też ryzyko, że działalność spółki zależy od prawa należącego prywatnie do jednego ze wspólników.
Nie oznacza to jednak, że przeniesienie znaku do spółki zawsze będzie najlepszą decyzją.
Kiedy warto zostawić znak przy osobie fizycznej?
Czasem założyciel celowo zachowuje własność znaku.
Może to mieć sens, gdy marka ma funkcjonować szerzej niż działalność jednej spółki. Ekspert może przykładowo wykorzystywać własne nazwisko w kilku przedsięwzięciach albo licencjonować je różnym podmiotom.
Pozostawienie prawa przy osobie fizycznej daje też właścicielowi większą kontrolę nad marką.
W razie problemów biznesowych spółki sam znak nie musi wówczas znajdować się w jej majątku.
Taki model ma jednak również drugą stronę. Spółka potrzebuje stabilnego prawa do korzystania z oznaczenia. Jeżeli cała działalność zależy od licencji, jej warunki powinny chronić nie tylko interes właściciela znaku, lecz również bezpieczeństwo samego biznesu.
Licencja zamiast przeniesienia znaku – kiedy to działa?
Właściciel nie musi przenosić prawa do znaku na spółkę. Może udzielić jej licencji.
W takim modelu znak pozostaje własnością założyciela, natomiast spółka uzyskuje określone prawo do korzystania z niego.
Umowa licencyjna powinna odpowiadać rzeczywistemu sposobowi działania biznesu. Trzeba ustalić między innymi zakres korzystania, czas trwania licencji, terytorium oraz zasady jej zakończenia.
Istotne może być również wynagrodzenie.
Jeżeli spółka opiera dużą część działalności na licencjonowanej marce, zbyt łatwa możliwość wypowiedzenia umowy może być poważnym ryzykiem.
Z perspektywy założyciela licencja może natomiast pozwalać zachować kontrolę nad oznaczeniem i wykorzystywać je również w innych przedsięwzięciach.
Nie jest więc ani rozwiązaniem lepszym, ani gorszym od przeniesienia prawa. Po prostu prowadzi do innej architektury biznesu.
Własność znaku a podatki i finanse spółki
Decyzja o właścicielu znaku nie dotyczy wyłącznie własności intelektualnej.
Może mieć również skutki podatkowe i finansowe.
Jeżeli znak pozostaje własnością osoby fizycznej, spółka może korzystać z niego odpłatnie i wypłacać właścicielowi wynagrodzenie licencyjne. W określonych strukturach pojawiają się wtedy także kwestie związane z rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Nie można jednak z góry przyjąć, że licencjonowanie znaku przez założyciela będzie podatkowo korzystniejsze niż przeniesienie prawa do spółki albo inny sposób wynagradzania właściciela.
Wpływ mają między innymi forma opodatkowania, status wspólnika lub członka zarządu, sposób rozliczania kosztów oraz cała struktura działalności.
Dlatego przy większym biznesie warto podejmować decyzję o modelu własności wspólnie z doradcą podatkowym lub księgowym. Analiza IP pokazuje, jakie konstrukcje prawne są możliwe i jakie rodzą ryzyka dla marki. Dopiero zestawienie tego z konsekwencjami podatkowymi pozwala wybrać rozwiązanie odpowiednie dla konkretnej sytuacji.
Co może pójść źle, jeśli znak zostaje przy wspólniku?
Problem najczęściej nie pojawia się wtedy, gdy wszyscy dobrze ze sobą współpracują.
Pojawia się przy konflikcie.
Wyobraźmy sobie dwóch wspólników rozwijających spółkę. Kluczowy znak należy prywatnie do jednego z nich, a firma przez kilka lat inwestuje znaczne środki w jego promocję.
Po czasie właściciel znaku chce odejść ze spółki.
Jeżeli strony nie uregulowały wcześniej zasad korzystania z marki, pojawia się poważne pytanie: co dalej z biznesem?
Podobny problem może wystąpić przy śmierci właściciela, sporze o wysokość wynagrodzenia licencyjnego albo próbie sprzedaży udziałów.
Właśnie dlatego prawo do głównego oznaczenia firmy nie powinno pozostawać przypadkowo u jednej osoby tylko dlatego, że kiedyś to ona dokonała zgłoszenia.
Marka osobista w spółce a sprzedaż biznesu
Ten aspekt często umyka na początku działalności.
Marka osobista może z czasem stać się normalnym przedsiębiorstwem. Powstają produkty, baza klientów, zespół, procesy sprzedażowe, kanały marketingowe i własność intelektualna.
W takim przypadku również marka może mieć wartość transakcyjną.
Jeżeli znak należy do spółki, jego prawo wchodzi w skład aktywów przedsiębiorstwa.
Sytuacja komplikuje się, gdy znak pozostaje prywatną własnością założyciela. Potencjalny nabywca może wtedy uzależnić transakcję od przeniesienia prawa albo zapewnienia odpowiednio trwałej licencji.
W praktyce oznacza to dodatkowe negocjacje i konieczność wyceny marki.
Dlatego osoby, które budują firmę z myślą o przyszłym exicie, powinny zdecydowanie wcześniej uporządkować własność kluczowych praw.
Czy można sprzedać znak towarowy oparty na własnym nazwisku?
Tak. Prawo do znaku zawierającego imię lub nazwisko może zostać przeniesione na inną osobę lub spółkę.
Nie oznacza to jednak sprzedaży samego nazwiska ani osobistych praw człowieka do jego tożsamości.
Nabywca otrzymuje określone prawo własności przemysłowej. Może korzystać ze znaku w granicach wynikających z rejestracji i przepisów.
To rozróżnienie ma duże znaczenie przy markach osobistych.
Szerzej opisywałam je w artykule „Imię i nazwisko jako znak towarowy – co daje rejestracja marki osobistej?”. Tam też pokazuję, dlaczego znak oparty na nazwisku może stać się aktywem wykorzystywanym przy skalowaniu lub sprzedaży biznesu.
Co jeśli marka osobista działa w kilku biznesach?
To jeden z argumentów przemawiających za tym, żeby nie podejmować decyzji o przeniesieniu znaku automatycznie.
Założyciel może działać równolegle jako ekspert, autor książek, prowadzący szkolenia i wspólnik kilku przedsięwzięć.
Jeżeli przekaże całe prawo do znaku jednej spółce, może później potrzebować jej zgody na korzystanie z własnego oznaczenia w innych projektach.
W takim modelu licencja może zapewnić większą elastyczność.
Możliwe są też bardziej złożone rozwiązania, zależnie od zakresu towarów i usług oraz struktury portfela znaków.
Najważniejsze jest to, aby projektować własność praw z uwzględnieniem całej działalności marki, a nie jednego aktualnego przedsięwzięcia.
Marka osobista w spółce a wspólnicy i inwestorzy
Własność znaku może również zainteresować inwestora.
Jeżeli spółka przedstawia markę jako jedno ze swoich najważniejszych aktywów, druga strona transakcji będzie chciała sprawdzić, czy spółka rzeczywiście ma do niej stabilne prawa.
Podczas badania prawnego mogą pojawić się pytania o właściciela znaku, zakres licencji, możliwość jej wypowiedzenia oraz ewentualne ograniczenia w dalszym korzystaniu.
Im bardziej biznes zależy od konkretnego oznaczenia, tym istotniejsze staje się uporządkowanie tych kwestii.
Brak praw do kluczowej marki może obniżyć atrakcyjność transakcji albo wymusić dodatkowe warunki przed jej zamknięciem.
Jak uporządkować prawa do marki przed wejściem do spółki?
Najpierw warto ustalić, co właściwie tworzy markę.
Nie chodzi wyłącznie o jeden znak. Znaczenie mogą mieć również nazwy produktów, slogany, logo, domeny, materiały, kursy czy inne prawa autorskie.
Następnie trzeba ustalić właściciela każdego z tych aktywów i sprawdzić, z jakich praw faktycznie korzysta spółka.
Dopiero wtedy można zdecydować, czy znak powinien zostać przeniesiony, czy lepszym rozwiązaniem będzie licencja.
Na tym etapie warto też uwzględnić plan biznesowy, relacje między wspólnikami, przyszłe inwestycje oraz skutki podatkowe wybranego modelu.
To znacznie bezpieczniejsze niż przenoszenie wszystkich praw „do spółki” tylko dlatego, że właśnie została utworzona.
Marka osobista w spółce – najważniejsze wnioski
Marka osobista w spółce wymaga świadomego uporządkowania praw do znaku.
Nie istnieje zasada, według której znak zawsze powinien należeć do spółki. Nie ma też powodu, aby automatycznie pozostawiać go przy założycielu.
Własność powinna odpowiadać temu, jak działa biznes i jakie są jego plany.
Jeżeli spółka ma być skalowana, pozyskiwać inwestorów albo zostać kiedyś sprzedana, stabilne prawa do kluczowej marki nabierają szczególnego znaczenia. Z kolei pozostawienie znaku przy założycielu może dawać większą kontrolę oraz możliwość wykorzystywania oznaczenia w kilku przedsięwzięciach.
Warto również pamiętać o podatkach i finansach. Model atrakcyjny z punktu widzenia IP nie zawsze okaże się optymalny po uwzględnieniu wszystkich rozliczeń.
Dlatego najlepszy moment na podjęcie decyzji jest zanim znak stanie się źródłem konfliktu albo elementem dużej transakcji.
